Trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày càng phát triển như hiện nay, vấn đề bảo hộ nhãn hiệu không chỉ được quan tâm và thực hiện ở phạm vi quốc gia mà còn mang tính chất quốc tế đặc biệt đối với các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài sẽ giúp cho doanh nghiệp xâm nhập, tạo lập và phát triển thị trường một cách ổn định tại thị trường xuất khẩu. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài được tiến hành thông qua hai hình thức phổ biến là đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia hoặc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. Bài viết sau đây, công ty luật Mai Sơn sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid.

Cơ sở pháp lý

• Thỏa ước Madrid 1891.
• Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid 1989.
• Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022.
• Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Cơ sở pháp lý chi tiết của Việt Nam hướng dẫn nộp đơn theo thỏa ước Madrid (áp dụng từ 23/08/2023)

Mục 4 Đơn và xử lý đơn Madrid Nghị định 65/2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 23/08/2023 quy định chi tiết các nội dung liên quan đến đơn và xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid. Các quy định mới này đã được kế thừa từ các quy định về Đơn Madrid của Nghị định 103 (Điều 12) và thủ tục xử lý Đơn Madrid tại điểm 41 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN với những chỉnh lý kỹ thuật để phù hợp quy định mới của Madrid và thực tiễn thẩm định.

Quy định về đơn Madrid

• Đơn Madrid bao gồm Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam và Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam.
• Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn phải nộp thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
• Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam bao gồm các tài liệu như đã trình bày phần trên.
• Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định. Người nộp đơn phải điền đầy đủ, chính xác, đúng quy định các thông tin trong tờ khai, thống nhất với các thông tin ghi trong đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở.

Thỏa ước Madrid là gì?

Hệ thống đăng ký quốc tế (Madrid system) là hệ thống quốc tế về đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở nhiều nước trên thế giới. Cơ sở pháp lý của hệ thống này là Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực từ 1891 và Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid từ 1996.

Thỏa ước Madrid là cơ sở pháp lý thuộc hệ thống đăng ký quốc tế Madrid – dựa trên 2 cơ sở pháp lý gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư liên quan Thỏa ước Madrid.

Điều kiện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

• Hệ thống Madrid chỉ cấp nhận hồ sơ của cá nhân mang quốc tịch nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid.
• Thu hẹp phạm vi cơ sở đăng ký hơn so với Nghị định thư Madrid, đơn đăng ký theo Thỏa ước Madrid cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Tức là việc bảo hộ nhãn hiệu tại nước cơ sở đã được xác lập thành công. Trong khi Nghị định thư chỉ cần người nộp đơn đã nộp hồ sơ bảo hộ tại nước cơ sở là đã có thể nộp đơn quốc tế.
• Việc đăng ký nhãn hiệu được tiến hành tại 01 quốc gia là thành viên của Hệ thống Madrid. Các nước chỉ định trong đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế phải là thành viên của Thỏa ước Madrid như Mỹ, Nhật Bản, EU.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Mọi nhãn hiệu được cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu tại lãnh thổ Việt Nam đều có quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Đơn Madrid bao gồm Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam và Đơn Madrid có chỉ định Việt Nam.

Đối với Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn phải nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, tức là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo Điều 25 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam bao gồm các tài liệu sau đây:

• Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mẫu số 01 bằng tiếng Việt tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
• 02 tờ khai MM2 theo mẫu của Văn phòng quốc tế bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
• 02 mẫu nhãn hiệu đúng như nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã được nộp tại Việt Nam (đơn cơ sở) hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đăng ký cơ sở);
• 02 tờ khai MM18 bằng tiếng Anh (nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ);
• Văn bản uỷ quyền bằng tiếng Việt (Theo mẫu của Công ty luật Mai Sơn);
• Chứng từ nộp phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam;
• Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

Lưu ý:

• Tên và địa chỉ của chủ đơn phải thống nhất trong tất cả các tài liệu đơn.
• Nếu hàng hoá, dịch vụ yêu cầu bảo hộ tại các quốc gia chỉ định là khác nhau thì liệt kê danh mục riêng cho từng quốc gia tương ứng và không vượt quá phạm vi bảo hộ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã được cấp tại Việt Nam.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Đây không phải giai đoạn bắt buộc. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế dưới hình thức này thì nên thực hiện tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu để có thể tránh được rủi ro khi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước. Doanh nghiệp có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu miễn phí của quốc gia và quốc tế (ví dụ: WIPO Madrid Monitor, cơ sở dữ liệu của quốc gia được chỉ định).

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên và đảm bảo nhãn hiệu của mình không tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước thì doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn sau khi có kết quả tra cứu nhãn hiệu khả thi

Thời gian từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi có đủ thông tin và tài liệu do khách hàng cung cấp.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Sau khi tiếp nhận Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm thẩm định hình thức hồ sơ đơn theo yêu cầu. Người nộp đơn có quyền sửa chữa thiếu sót theo thông báo trong thời hạn 03 tháng từ ngày thông báo.

Trường hợp đơn đã hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo nộp phí, lệ phí người nộp đơn cần phải nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế, ký xác nhận đơn và chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo về phí, lệ phí.

Trường hợp đơn có thiếu sót, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo, đơn coi như bị rút bỏ;

Trường hợp đơn không có thiếu sót hoặc có thiếu sót nhưng người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo các khoản phí, lệ phí người nộp đơn cần phải nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế, ký xác nhận đơn và chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo về phí, lệ phí;

Bước 4: Theo dõi tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

• Ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhận được Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam sẽ được coi là ngày đăng ký quốc tế của đơn đó trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được đơn trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp đơn không được hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày đăng ký quốc tế. Sau khi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được nộp cho Văn phòng quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo để người nộp đơn biết và tiếp tục xử lý (phối hợp với người nộp đơn nếu cần thiết) các thông báo, yêu cầu từ Văn phòng quốc tế hoặc các việc khác liên quan đến đơn (nếu có).
• WIPO sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn, nếu hợp lệ đơn sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Sau đó, đơn đăng ký sẽ được gửi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia thành viên được chỉ định bảo hộ. Đồng thời ấn định ngày bắt đầu tính thời hạn thẩm định nội dung là 12 tháng (theo Thỏa ước) hoặc 18 tháng (theo Nghị định thư) để các quốc gia đó xem xét. Nếu quá thời hạn nêu trên mà WIPO không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì nhãn hiệu mặc nhiên được coi là có hiệu lực ở các quốc gia đó.
• Cục Sở hữu trí tuệ sẽ là cơ quan trung gian phối hợp với người nộp đơn nếu cần thiết để tiến hành việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Bước 5: Nhận kết quả nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

WIPO sẽ là đầu mối trung gian để chuyển các công văn, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp (nếu có) từ cơ quan đăng ký nhãn hiệu tại nước chỉ định sang cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu tại nước cơ sở và người nộp đơn tại nước cơ sở.

Yêu cầu sửa đổi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế

Hồ sơ sửa đổi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế

Các yêu cầu thực hiện sau khi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế như chỉ định sau (mở rộng lãnh thổ bảo hộ), sửa đổi tên, địa chỉ chủ sở hữu đăng ký quốc tế, giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ, gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế, chỉ định đại diện, thay đổi đại diện, ghi nhận chuyển nhượng đăng ký quốc tế v.v… có thể thực hiện trực tiếp với Văn phòng quốc tế hoặc thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp nộp thông qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn cần nộp các tài liệu sau đây:

• Tờ khai yêu cầu theo Mẫu số 02 bằng tiếng Việt tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023;
• 02 tờ khai tương ứng theo mẫu của Văn phòng quốc tế;
• Văn bản ủy quyền bằng tiếng Việt (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
• Chứng từ nộp phí thẩm định sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn, mở rộng lãnh thổ, giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam v.v…;
• Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần).

Quy trình xử lý sửa đổi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Sau khi tiếp nhận các hồ sơ nêu trên Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xử lý sửa đổi Đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế như sau

• Trường hợp hồ sơ yêu cầu có thiếu sót, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót. Trường hợp người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo, yêu cầu coi như bị rút bỏ.
• Trường hợp hồ sơ yêu cầu không có thiếu sót hoặc có thiếu sót nhưng người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo các khoản phí để người nộp đơn nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế, ký xác nhận yêu cầu và chuyển yêu cầu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra thông báo về phí.

Quy định về gia hạn đăng ký quốc tế Đơn Madrid

Trường hợp yêu cầu gia hạn đăng ký quốc tế nộp thông qua Cục Sở hữu trí tuệ người nộp đơn cần nộp không sớm hơn 06 tháng và không muộn hơn 01 tháng tính đến ngày đăng ký quốc tế đó hết hạn. Nếu yêu cầu gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế trong thời gian ân hạn thì hồ sơ yêu cầu cần được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp không muộn hơn 01 tháng tính đến ngày hết thời gian ân hạn.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid tại Việt Nam

• Cục Sở hữu trí tuệ (Hà Nội)

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

• Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (TP. Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

• Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (TP. Đà Nẵng)

Địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Lợi ích đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Tiết kiệm chi phí

Để đăng ký nhãn hiệu ở từng quốc gia độc lập sẽ tốn rất nhiều chi phí, nhất là phí thủ tục. Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid cho phép nhãn hiệu được bảo hộ ở các quốc gia thành viên. Từ đó doanh nghiệp có thể xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của mình ra nước ngoài. Đây là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có định hướng mở rộng phạm vi kinh doanh.

Ngoài ra, chủ nhãn hiệu chỉ phải nộp một đơn duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Pháp, chỉ phải nộp lệ phí cho một cơ quan, thay vì phải làm nhiều đơn, mỗi đơn lại bằng một ngôn ngữ và lệ phí tốn kém hơn.

Hiệu quả cao

Thỏa ước Madrid cho phép các tổ chức/ cá nhân đăng ký bảo hộ độc quyền ở nhiều quốc gia chỉ với 1 thủ tục duy nhất nhưng hiệu quả lâu dài.

Thời hạn bảo hộ độc quyền theo Thỏa ước Madrid lên đến 10 năm và có thể gia hạn thêm.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid của Công ty luật Mai Sơn

• Tư vấn pháp luật về điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Tư vấn tính khả thi được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền của nhãn hiệu khi đăng ký theo thỏa ước Madrid.
• Miễn phí tra cứu sơ bộ nhãn hiệu.
• Tra cứu chính thức nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ , Wipo – chi phí độc lập.
• Tư vấn quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ và cơ quan đăng ký quốc tế.
• Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ, cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc tế về việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Phản đối, khiếu nại các nội dung liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid.
• Nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chuyển lại cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Mai Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.